Некоторые вопросы применения обеспечительных мер по искам о прекращении нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

В последнее десятилетие резко возрос интерес к защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Если еще сравнительно недавно, имели место лишь единичные случаи обращения в суд за защитой исключительных прав, то в последнее время, количество такого рода исков заметно увеличилось.

Необходимо отметить, что при разрешении споров, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, суды испытывают определенные трудности, причиной которых является, в первую очередь, специфика предмета спора, а, во-вторых, недостаточная разработанность законодательства, в том числе процессуального, в сфере регулирования правоотношений, связанных с объектами исключительных прав.

Наиболее ярко это проявляется в вопросах применения судами обеспечительных мер по искам, связанным с защитой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 90 АПК РФ, арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в некоторых случаях и иных лиц может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Законодатель определил два основания для применения обеспечительных мер. В соответствии со статьями 90, 91 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) обеспечительные и предварительные обеспечительные меры (далее — обеспечительные меры) могут приниматься судом (предложение — принимаются судом), если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Пленум ВАС РФ в Постановлении №55 от 12.10.2006г. «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» расшифровал указанные основания, на них мы не будем останавливаться подробно. Затронем лишь некоторые особенности применения обеспечительных мер по искам о защите исключительных прав.

Иски по защите исключительных прав (интеллектуальной собственности), обладают особенностью, выделяющей их из остальных категорий исков: вне зависимости от предмета исковых требований объектом такого иска будет нематериальный, неовеществленный объект — результат интеллектуальной деятельности.

При применении мер обеспечения иска по спорам такого рода следует учитывать нематериальный характер объектов интеллектуальной собственности, поскольку физически воздействовать непосредственно на объект иска не представляется возможным; нельзя наложить арест или изъять его в натуре (это можно сделать только в отношении вещей материальных). Следовательно, к самому объекту интеллектуальной собственности применить меры обеспечения иска невозможно.
Ст. 91 АПК РФ, определяет перечень обеспечительных мер, которые могут быть применены судом. Представляется, что эти меры могут применяться и в качестве обеспечения по искам, связанным с защитой исключительных прав. Однако, учитывая многообразие исков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, перечень, предусмотренный ст. 91 АПК можно существенно расширить. Необходимо отдать должное законодателю, который предусмотрел в ст. 91, что Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Во всех случаях применения обеспечительных мер, необходимо помнить, что обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба.

Среди способов защиты исключительных прав наибольшее распространение получили иски о прекращении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. В рамках такого рода исков судами могут быть применены следующие обеспечительные меры.
1. оказание влияния на действия правонарушителя (запрет совершения определенных действий, нарушающих исключительное право).
2. воздействие на материальный носитель нематериального объекта (наложить арест и изъять контрафактные вещи или вещи с незаконной маркировкой чужим товарным знаком).
3. воздействие на средства воспроизводства материальных носителей (наложить арест и изъять оборудование, с помощью которого осуществляется контрафакция).

Несмотря на большое количество исков о прекращении нарушения исключительных прав, суды не слишком охотно применяют обеспечительные меры. Причиной тому служит (служат), в частности, возникающие у суда вопросы относительно соразмерности обеспечительных мер заявленному требованию.
П. 2 ст. 91 АПК РФ устанавливает, что обеспечительные меры в арбитражном процессе должны быть соразмерны заявленному требованию. Однако законодатель не дает четкого определения соразмерности.
Если обратиться к общему определению, то под «соразмерностью» понимается величина или количество, отвечающее чему-либо.

В разных сферах человеческой деятельности исторически сложились свои критерии соразмерности. Какие критерии подразумевали составители АПК РФ, к сожалению суда и лиц, участвующих в деле, не совсем понятно.

Какие-либо официальные толкования понятия соразмерности уполномоченными действующим законодательством органами также отсутствуют. Попытка трактования имеется в информационном письме президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 7 июля 2004 г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер». В п. 7 письма указано на то, что «оценка соразмерности производится арбитражным судом с учетом соотносимости права и интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на которое он просит наложить арест, либо имущественных последствий запрещения совершения определенных действий должнику, а также иных критериев».

Попытаемся выяснить, что же означают эти критерии в случаях применения обеспечительных мер по искам о защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
1. Соразмерность стоимости имущества, на которое заявитель просит наложить арест.

В связи с этим, у судов возникает целый ряд вопросов, как судам оценивать стоимость имущества, являющегося предметом спора и имущества, на которое заявитель просит наложить арест? Можно ли накладывать обеспечительные меры на имущество большей стоимостью и на имущество меньшей стоимостью, нежели цена иска? Можно ли накладывать арест на имущество по неимущественным искам, и как в таких случаях соизмерять соразмерность?

Закон не предусмотрел обязанности истца представлять документы (например, отчет оценщика о рыночной стоимости имущества), подтверждающие стоимость имущества, что позволит установить соразмерность стоимости имущества, являющегося предметом спора, и имущества, на которое заявитель просит наложить арест (например, в рамках иска о взыскании компенсации за нарушение прав или убытков, причиненных нарушением прав).

С одной стороны, это вполне логично, ведь у истца могут отсутствовать документы и (или) возможность их получения, необходимые для надлежащей оценки имущества, либо на их сбор будет потрачено много времени, что в результате сделает принятие обеспечительных мер бессмысленным. Однако, с другой стороны, отсутствие независимой оценки имущества порождает судейский произвол в части принятия обеспечительных мер на основе внутреннего убеждения, а также злоупотребление истцом процессуальным правом ходатайствовать о наложении ареста на имущество ответчика.

В связи с этим, целесообразно дополнить процессуальное законодательство конкретными требованиями к документам, прилагаемым к ходатайствам об обеспечении иска. Также необходимо изменить процедуру рассмотрения ходатайств о принятии обеспечительных мер, поскольку имеющаяся в настоящее время, существенно нарушает права лиц, в отношении которых выносится определение о принятии обеспечительных мер и ставит стороны в далеко неравное процессуальное положение. Возможно, должна быть разработана методика, согласно которой суды при рассмотрении заявлений об обеспечении иска, должны будут оценивать имущество и соразмерять его стоимость. Иначе п. 2 ст. 91 АПК РФ просто декларирует соразмерность, не неся никакой практической и смысловой нагрузки.

Те же проблемы относятся и к случаям применения обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество большей стоимости по сравнению с ценой иска. Истцу, конечно, это выгоднее по известным причинам, однако, на наш взгляд, это недопустимо, поскольку нарушает принцип равноправия сторон и равенства всех перед законом, а также принцип соразмерности, заложенный законодателем.

Один из ярких примеров несоразмерности обеспечительных мер приводится в письме ВАС РФ № С1-7/ОУ-1088 «О фактах грубого нарушения закона при применении арбитражными судами обеспечительных мер», когда Арбитражный суд Оренбургской области по заявлению двух акционеров, оспаривающих конкретную сделку акционерного общества, принял предварительные обеспечительные меры, запретив Московскому нефтеперерабатывающему заводу действия по приему и отгрузке нефтепродуктов, тем самым поставив под угрозу срыва деятельность крупнейшего предприятия региона. Как указывает ВАС «подобные судебные акты не соответствуют требованиям гл. 8 АПК РФ, противоречат целям и задачам обеспечительных мер и объективно дискредитируют деятельность арбитражных судов России». Однако, это яркий пример того, как делать нельзя, хотя гораздо важнее определить четкие критерии соразмерности, которыми судам следует руководствоваться на практике.

Проблемы возникают также, когда заявитель требует наложить арест на имущество, стоимость которого меньше цены иска?

Действующий АПК РФ не предусматривает возможности ходатайствовать о частичном обеспечении иска, что, в свою очередь, порождает целый ряд проблем. Согласно прямому указанию закона (ст. 91 АПК РФ), суд, установив явную несоразмерность, должен отказать в применении обеспечительных мер по формальным основаниям. В ряде постановлений ВАС РФ звучит идея о том, что обеспечительная мера должна быть достаточна для предотвращения возможного ущерба заявителю (например п. 4 постановления № 11 от 9 июля 2003 г. пленума ВАС РФ «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»).

Однако, отсутствие в АПК возможности частичного обеспечения, на практике приводит к нарушению прав заявителя. А как быть в случае, если нет возможности взыскать все убытки? В таком случае теряется сама цель применения обеспечительных мер.

Возвращаясь к вопросу о возможности применения обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество по искам, содержащим неимущественные требования (прекращение нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности), необходимо отметить, что суды отказывают в применении такого рода обеспечительных мер, поскольку считают, что заявленные обеспечительные меры не относятся к предмету спора.

На наш взгляд, это логично с точки зрения права, однако в данном случае, не учитывается то обстоятельство, что наложение ареста на контрафактную продукцию часто является единственной возможностью пресечь нарушение прав правообладателя.
2. Соотносимость имущественных последствий запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

Что касается запрещения определенных действий в отношении имущества – вопросов нет. А вот что касается наличия данной нормы без уточнения и конкретизации – какие действия суд может запрещать совершать должнику и критерии соразмерности последствий цене иска — вопрос, конечно, интересный.

Особенно интересно, когда обеспечительные меры применяются по искам о прекращении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. Встает вполне логичный вопрос, возможно ли применение по таким искам обеспечительных мер в виде запрета использовать объекты исключительных прав путем производства, реализации, совершения иных действий, указанных в части 4 ГК РФ?

По формальным признакам, да. Однако, на практике, применение такого рода обеспечительных мер порождает множество вопросов и проблем, в частности, связанных с понятием соразмерности и соотносимости имущественных последствий применения данных мер.

Представим ситуацию, когда правообладатель патента обратился в суд с иском к крупному предприятию-производителю о прекращении последним нарушения прав на данный патент. Факт незаконного использования патента требует наличия специальных знаний и подлежит доказыванию в рамках судебного разбирательства (заключение эксперта и.т.д.). В связи с этим, суд вряд ли пойдет на применение в отношении предприятия-изготовителя обеспечительных мер в виде запрета производства и реализации продукции с использованием данного патента. С одной стороны, это вполне логично, поскольку на момент вынесения определения о принятии обеспечительных мер нельзя с полной уверенность сказать, что имеет место факт нарушения права, с другой стороны, это противоречит принципам, установленным ст.2 АПК РФ, которые гарантируют судебную защиту прав.

В результате применения такого рода обеспечительных мер, предприятию-изготовителю могут быть причинены огромные убытки, нанесен вред деловой репутации.

Возникает вопрос, как обеспечить баланс интересов в этой ситуации?

В свете этого, особенно интересным является вопрос о применении встречного обеспечения.

Нормами АПК предусматривается, что при принятии ходатайства об обеспечении иска, арбитражный суд может предложить истцу предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение), которое осуществляется путем перечисления на депозитный счет арбитражного суда денежных средств либо представления банковской гарантии, поручительства или иной меры финансового обеспечения на ту же сумму. В отношении предварительного обеспечения иска встречное обеспечение является обязательным.

Однако и здесь есть проблемные моменты. В частности, как оценить убытки, которые могут быть причинены ответчику в результате применения обеспечительных мер?

Кроме того, незаконным использованием считается реализация продукции не только предприятием-изготовителем, но и другими участниками хозяйственной деятельности. То есть применение обеспечительных мер может повлечь также возникновение убытков и у других участников хозяйственной деятельности.

Все эти проблемы порождают ситуацию, когда суды отказывают в применении обеспечительных мер по искам о прекращении нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, при этом, используя формальные отписки и фактически не оценив возможные последствия.

В связи с этим, необходимо обратить внимание не только на развитие законодательства об интеллектуальной собственности, но и на совершенствование процессуального законодательства, регулирующего порядок принудительного осуществления и защиты субъективных прав, возникающих в рассматриваемой области права. Работа по совершенствованию арбитражного процессуального законодательства должна проводиться с учетом особенностей, заложенных в материальном законодательстве об интеллектуальной собственности, а также с учетом перспектив дальнейшего развития названной правовой категории с целью гарантированного доступа заинтересованных лиц к правосудию и созданию условий его качественного отправления.

Татьяна Пузанова

Поделиться новостью
На печать...